知识产权法-案例分析

1990年5月26日，身为某大学行政事务处汽车队司机的李某向中国专利局申请了“车辆外置后视镜”(90206894.6)实用新型专利，并于1991年4月3日获得专利权(以下称“90专利”)。其权利要求1为：“一种车辆后视镜，其特征在于：镜面由多个不同曲率半径的面圆滑连接而成的复合曲面，从上至下曲率半径越来越小，上半部镜面曲率半径很大(甚至为平面)，下半部镜面的曲率半径不但从上至下越来越小，而且从一侧到另一侧也是越来越小。”

1992年9月，某大学水利系与李某签订《合作联合生产DX大视野机动车外置后视镜(“90 专利”)协议书》(以下称“92协议”)，该协议规定：某大学提供厂房、设备及产品试验资金11万元；李某提供镜片设计全部技术图纸，组织实施生产，负责设备的定购、安装、调试、生产；联营生产属水利系与李某联合办的企业，企业实行年终税后利润分成，该大学为70%，李某为30%。

协议签订后，双方开始合作试制“90专利”产品，为合作便利，93年10月李某调入水利系。为改进生产工艺、生产设备、产品模具等，该大学共投入资金近30万元。1993年12月8日试制出第一块合格样品。

1994年3月21日，李某向中国专利局申请了“车辆外置后视镜”(94207489.0)实用新型专利，某大学为其出具了非职务发明证明。该申请于1995年1月15日获得授权(“94”专利) 。其权利要求1为：“一种车辆后视镜，其镜面是由多个不同曲率半径的面圆滑连接而成的凸镜，以其安装在车辆后的方向来看，整个镜子的各个纵向断面上部具有大曲率半径，从上至下曲率半径逐渐减小，其特征在于：从靠近车身的内侧到远离车身的外侧这种纵向曲率半径的减小率逐渐加大；而且，从整个镜子的各个横向断面看，靠近车身的内侧具有大曲率半径，从内侧到外侧曲率半径逐渐减小，这种横向断面上的曲率半径的减小率从上至下是逐渐加大的。”

1996年12月3日，某大学向北京市专利管理局提出“94专利”为职务发明，专利权应归其持有的调处请求。

某大学称：双方依据“92协议”试制“90专利”，由于“90专利”技术方案在具体实施过程中存在许多技术问题，试制小组在试制过程中进行了不断改进，到1993年12月8日，试制成功了第一块样品，1994年3月，被请求人将试制成功的样品镜面以非职务发明向中国专利局申请了实用新型专利(“94专利”)；“94专利”技术方案在产生过程中，全部使用了水利系提供的资金与物质条件；李某作为水利系职工，享受水利系的最高奖酬金，受系领导的任命与指派参与研制、改进“90专利”技术方案应属其本职工作；因此，认为“94专利”属于职务发明，该专利权应归请求人持有。

李某辩称：1992年初，其在“90专利”的基础上设计成功了一种新的后视镜面型，为延长大视野后视镜的保护期限，于1994年申报的此专利(“94专利”)；利用水利系提供物质条件是为实施“90专利”；其将工作关系转到水利系是为了履行“92协议”，不是为了开发新的专利；作为合作合同的一方，负责解决合同实施过程中存在的技术问题是履行合同义务，不是执行请求人的任务，请求维持“94专利”权归其所有。

本案审理情况

北京市专利管理局认为：“92协议”确立了双方在履行协议过程中的平等民事主体关系；由于某大学不能证明李某作为某大学的职工，是依据单位的任务书或是在执行本职工作中完成的“94专利”技术方案，也不能证明“94专利”技术方案的完成主要利用了单位的物质条件；因此，其认为“94专利”属于职务发明的主张无充分证据支持，不能成立。同时，“92协议”未对合作期间申请专利的权利进行约定，某大学不能证明除李某以外的何人、在何时对“94专利”技术方案作出了创造性贡献；因此，不能作为“92协议”的合作一方，使“94专利”成为其职务发明。1997年12月26日，北京市专利管理局根据专利法第六第、实施细则第十条作出97京专法字226-20号处理决定：驳回请求人某大学要求“车辆外置后视镜”(94207489.0)实用新型专利为职务发明，专利权应归其持有的调处请求。

某大学不服该处理决定向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

一审法院认为：某大学未以充分确凿的证据证明改进“90专利”技术方案是水利系下达给李某的科研任务和“ 94专利”技术方案的形成与水利系提供的物质条件有着必然的联系。对李某水利系职工身份在研制、改进后视镜问题上是否为先决条件某大学未能举证说明。某大学与李某虽未在“92协议”中对“90专利”的后续改进作出约定，但某大学作出明示，同意李某申请非职务发明专利。因此，于1998年11月17日判决维持北京市专利管理局的处理决定有效。

某大学不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

二审法院认为：“92协议”设定了双方平等的民事主体关系，这种关系不因李某在执行“92协议”过程中由车队调入水利系而改变。某大学在“94专利”产品转化过程中投入的物质条件对“94专利”技术方案的完成并无实质性作用。“92协议”对“90专利”产品转化完成的改进技术权利归属未作约定，某大学对李某的发明人身份无异议。因此，于1999年6月2日作出终审判决，“94专利”的申请权、专利权均应归李某享有，驳回上诉，维持原判。

本案评析

本案涉及的是非职务发明创造的权属纠纷问题，在现实生活中关于是否为职务发明创造的纠纷很多。所谓职务发明创造，是指执行本单位的任务，或者主要是利用本单位的物质技术条件，所完成的发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。

我国专利法规定的职务发明创造的判断标准主要是：1、本单位工作人员执行本单位任务的是职务发明创造。我国专利法实施细则规定以下三种情况下，属于职务发明创造。（1）在本职工作中作出的发明创造；（2）履行本单位所交付的本职工作之外的任务所完成的发明创造；（3）退职、退休、调动工作年一年内作出的与其在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务有关的发明创造。2、利用本单位的物质条件所完成的是职务发明创造。（1）本单位物质条件是指：本单位的资金、设备、零部件、原材料或不向外公开的技术资料等。（2）有偿使用本单位物质技术条件的不属于职务发明创造。（3）发明人设计人利用在本职工作中所积累的科技知识信息和经验所作出的发明创造，不属于职务发明创造。（4）利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，本单位职工可以和单位签订合同，确认专利权的归属。我国专利法规定，“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。”

本案中，在“92协议”中确立了双方在履行协议过程中是平等的民事主体关系。某大学不能证明李某作为某大学的职工，是依据单位的任务书或是在执行本职工作中完成的“94专利”技术方案，也不能证明“94专利”技术方案的完成主要利用了单位的物质条件。所以，“94专利”应该属于职务发明创造。而且，“92协议”中未对合作期间申请专利的权利进行约定，某大学不能证明除李某以外的他人对“94专利”技术方案作出了创造性贡献。因此，不能作为“92协议”的合作一方享有发明创造的专利权。